Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 21/696 : Господарські справи (до 01.01.2019); Інтелектуальна власність; Товарні марки і розпорядження правами на них; У т.ч. про визнання недійсним свідоцтва.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 04.07.2008. Забезпечено надання загального доступу: 04.07.2008.

Номер судового провадження: не визначено

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>21/696</TITLE>
<META NAME="FILENAME" CONTENT="5033_610014.html">
<META NAME="DOCID" CONTENT="610014">
<META NAME="DOCORGID" CONTENT="103">
<META NAME="CAUSECOURT" CONTENT="5033">
<META NAME="CAUSENUM" CONTENT="21/696">
<META NAME="CAUSEDATE" CONTENT="08.11.2007">
<META NAME="DOCDATE" CONTENT="18.06.2008 00:00">
<META NAME="DOCTYPE" CONTENT="3">
<META NAME="CAUSETYPE" CONTENT="3">
<META NAME="CAUSECATEGORY" CONTENT="4080">
<META NAME="CAUSELOCATION" CONTENT="A">
<META NAME="HEARINGCLOSED" CONTENT="V">
<META NAME="JUDGEPOSITION1" CONTENT="1">
<META NAME="JUDGENAME1" CONTENT="Григорович О.М.">
<META NAME="JUDGECODE1" CONTENT="005033000475">
<META NAME="JUDGEPOSITION2" CONTENT="2">
<META NAME="JUDGENAME2" CONTENT="Гольцова Л.А.">
<META NAME="JUDGECODE2" CONTENT="005033000080">
<META NAME="JUDGEPOSITION3" CONTENT="3">
<META NAME="JUDGENAME3" CONTENT="Рябуха В.І.">
<META NAME="JUDGECODE3" CONTENT="005033000075">
<META NAME="MEMBPOSITION1" CONTENT="1">
<META NAME="MEMBTYPE1" CONTENT="P">
<META NAME="MEMBPOZYVACHTYPE1" CONTENT="P">
<META NAME="MEMBVIDPOVIDACHTYPE1" CONTENT="">
<META NAME="MEMBOSOBATYPE1" CONTENT="U">
<META NAME="MEMBNAME1" CONTENT="Товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс"">
<META NAME="MEMBSHORT1" CONTENT="Позивач 1">
<META NAME="MEMBOKPO1" CONTENT="32719869">
<META NAME="MEMBPOSTADDRESS1" CONTENT="вул.Громадянська, 119, оф.109 м. Миколаїв 54017">
<META NAME="CHASTDERGVL1" CONTENT="FALSE">
<META NAME="MEMBPOSITION2" CONTENT="2">
<META NAME="MEMBTYPE2" CONTENT="P">
<META NAME="MEMBPOZYVACHTYPE2" CONTENT="Z">
<META NAME="MEMBVIDPOVIDACHTYPE2" CONTENT="">
<META NAME="MEMBOSOBATYPE2" CONTENT="U">
<META NAME="MEMBNAME2" CONTENT="Товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс"">
<META NAME="MEMBSHORT2" CONTENT="Позивач 2">
<META NAME="MEMBOKPO2" CONTENT="32719869">
<META NAME="MEMBPOSTADDRESS2" CONTENT="вул.Громадянська, 119, оф.109 м. Миколаїв 54017">
<META NAME="CHASTDERGVL2" CONTENT="FALSE">
<META NAME="MEMBPOSITION3" CONTENT="3">
<META NAME="MEMBTYPE3" CONTENT="V">
<META NAME="MEMBPOZYVACHTYPE3" CONTENT="">
<META NAME="MEMBVIDPOVIDACHTYPE3" CONTENT="V">
<META NAME="MEMBOSOBATYPE3" CONTENT="U">
<META NAME="MEMBNAME3" CONTENT="Дзе Проктер енд Гембл Компані">
<META NAME="MEMBSHORT3" CONTENT="Відповідач 1">
<META NAME="MEMBOKPO3" CONTENT="">
<META NAME="MEMBPOSTADDRESS3" CONTENT="Уан Проктер енд Гембел Плаза">
<META NAME="CHASTDERGVL3" CONTENT="FALSE">
<META NAME="MEMBPOSITION4" CONTENT="4">
<META NAME="MEMBTYPE4" CONTENT="V">
<META NAME="MEMBPOZYVACHTYPE4" CONTENT="">
<META NAME="MEMBVIDPOVIDACHTYPE4" CONTENT="V">
<META NAME="MEMBOSOBATYPE4" CONTENT="U">
<META NAME="MEMBNAME4" CONTENT="Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України">
<META NAME="MEMBSHORT4" CONTENT="Відповідач 2">
<META NAME="MEMBOKPO4" CONTENT="">
<META NAME="MEMBPOSTADDRESS4" CONTENT="вул.Урицького, 45-б м. Київ 03035">
<META NAME="CHASTDERGVL4" CONTENT="FALSE">
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
<META NAME="Author" CONTENT="">
<META NAME="Description" CONTENT="Document">
<META NAME="Document-state" CONTENT="static">
<META NAME="Updated" CONTENT="02.07.2008 12:11:37">
<META NAME="Robots" CONTENT="All">
<META NAME="Keywords" CONTENT="">
<SCRIPT>
function OnLoad()
{
}
function OnError()
{
}
</SCRIPT>
<STYLE TYPE="text/css">
@page SectionA {
 margin-left: 20 mm;
 margin-right: 20 mm;
 margin-top: 20 mm;
 margin-bottom: 20 mm;
 mso-paper-source: 0;
}
DIV.Section {
 page: SectionA;
}
BODY, FONT {
 @charset "Windows-1251";
 cursor: text;
 font-family: Times New Roman;
 font-size: 12 pt;
}
FONT.fs42 {
 font-family: Facefont SSH;
 font-size: 72 pt;
}
FONT.fs33 {
 font-size: 16 pt;
 font-weight: bold;
 text-decoration: underline;
}
FONT.fs39 {
 font-weight: bold;
}
FONT.fs32 {
 font-size: 20 pt;
 font-weight: bold;
}
FONT.fs35 {
 font-size: 14 pt;
}
FONT.fs34 {
 font-size: 14 pt;
 font-weight: bold;
}
FONT.fs36 {
 font-size: 14 pt;
}
FONT.fs37 {
 font-size: 14 pt;
}
FONT.fs38 {
 font-size: 14 pt;
}
P {
 font-family: Times New Roman;
 font-size: 12 pt;
 text-align: left;
 margin-top: 0 mm;
 margin-bottom: 0 mm;
 white-space: normal;
 word-spacing: normal;
 word-wrap: normal;
}
TABLE P {
 width: auto;
}
P.ps22 {
 text-align: center;
 text-indent: 10 mm;
}
P.ps19 {
 margin-left: 9 mm;
}
P.ps16 {
 text-align: center;
}
P.ps10 {
 text-align: justify;
 margin-left: 10 mm;
}
P.ps4 {
 margin-left: 10 mm;
}
P.ps2 {
 text-align: justify;
 margin-left: 9 mm;
}
P.ps3 {
 text-align: justify;
 margin-left: 9 mm;
 text-indent: 1 mm;
}
P.ps14 {
 text-align: justify;
 margin-left: 55 mm;
 text-indent: -45 mm;
}
P.ps20 {
 margin-left: 12 mm;
 text-indent: -2 mm;
}
P.ps11 {
 text-align: justify;
 margin-left: 9 mm;
}
P.ps5 {
 text-align: justify;
 margin-left: 76 mm;
 text-indent: -67 mm;
}
P.ps8 {
 text-align: justify;
 margin-left: 76 mm;
 text-indent: -67 mm;
}
P.ps15 {
 text-align: justify;
 margin-left: 76 mm;
 text-indent: -67 mm;
}
P.ps1 {
 text-align: justify;
 margin-left: 76 mm;
 text-indent: -67 mm;
}
P.ps12 {
 text-align: justify;
 margin-left: 9 mm;
 text-indent: 14 mm;
}
P.ps13 {
 text-align: justify;
 margin-left: 21 mm;
 text-indent: -12 mm;
}
P.ps7 {
 text-align: justify;
 margin-left: 138 mm;
 text-indent: -128 mm;
}
P.ps18 {
 margin-left: 10 mm;
}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG src="herb.gif" height=72 width=54>
       КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       
 01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14
 
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
  18.06.2008                                                                                           № 21/696
  Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
  головуючого:          Григоровича О.М.
  суддів:            Гольцової  Л.А. 
           Рябухи  В.І. 
  за участю секретаря 
  судового засідання           Терещенко Я.О. 
  представників сторін
  - позивача: Білицький П.В. (дов. від 08.01.08 № 2),
 Ярмощук О.В. (дов. від 17.04.07 № д-217),
  - відповідача 1: Костинчук П.М. (дов. від 07.12.06),
  Льгова М.М. (дов. від 11.09.07 № 5500),                   
  - відповідача 2: Постоялкіна О.В. (дов. від 14.11.07 № 16-08/4907), 
 
  експертів                              
  - КНДІСЕ: Черепов Л. В.,
  - Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 
  Академії правових наук України: Дорошенко О. Ф.,
  - Харківського НДІСЕ ім. Засл. Професора М.С. Бокаріуса:
  Тубелець О. А., Заніна Т. А., 
  
  розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" 
  на рішення Господарського суду м. Києва від 23.10.2007 
  у справі № 21/696 (Шевченко Е.О.) 
  за позовом                               Товариства з обмеженою відповідальністю                           "Амальгама Люкс" 
  до                                                   1. “Дзе Проктер енд Гембл Компані” (США), 
                                                  2. Державного департаменту інтелектуальної                              власності Міністерства освіти і науки України 
              
                        
  про                                                  визнання недійсним свідоцтва України № 47700,
  
ВСТАНОВИВ:
  
Товариство з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (далі-позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до компанії “Дзе Проктер енд Гембл Компані” (далі-відповідач 1), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі-відповідач 2) про: 
- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 47700 на знак для товарів і послуг “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY”, який належить відповідачеві 1, зобов’язання відповідача 2 провести відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”; 
- зобов’язання відповідача 1 припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА;  OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКІАНУ”, який охороняється на підставі свідоцтва № 47523, заборонивши йому використання в Україні знаку для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА;  OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКІАНУ”, який охороняється на підставі свідоцтва № 47523, що належить позивачеві.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.10.07 в задоволенні позову відмовлено повністю.
Позивач, не погодившись з рішенням суду, подав апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати у зв’язку з неповним з’ясуванням і недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, невідповідністю висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, та порушенням норм матеріального і процесуального права, прийнявши нове рішення, яким задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.
У відзиві на апеляційну скаргу відповідач 1, заперечуючи проти доводів позивача, зазначив, що скарга є необґрунтованою, а рішення місцевого суду – законним та таким, що прийнято при повному з’ясуванні всіх обставин справи.
Відповідач 2 у відзиві на апеляційну скаргу також зазначив, що оскаржуване рішення є правомірним, а доводи позивача, викладені у скарзі, – безпідставними.
Ухвалою колегії суддів Київського апеляційного господарського суду від 14.01.08 розгляд справи на підставі ч. 4 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) продовжено.
Під час розгляду скарги судом апеляційної інстанції задоволено клопотання позивача та долучено до матеріалів справи у відповідності до вимог ст. 101 ГПК України копії свідоцтв України №№ 37347, 38712, 40844, 40846, 41594, 46949, 57074, 57076, 59875, 59876, 71727, 72556, 83058, на належні останньому знаки для товарів і послуг, які стосуються морської та океанської тематики.
Ухвалою від 14.01.08 Київський апеляційний господарський суд призначив повторну судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності. Її проведення було доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз. Апеляційне провадження у справі зупинено. 
У зв’язку з отриманням висновку експертної установи ухвалою від 16.04.08 апеляційне провадження у справі № 21/696 було поновлене.
У письмових запереченнях на висновок повторної судової експертизи № 702 позивач стверджує, що зазначений вище висновок є необґрунтованим та таким, що в цілому суперечить висновку судової експертизи № 4802, а також має розбіжності з висновком експертизи № 295. Просить суд не приймати до уваги висновок Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Професора М.С. Бокаріуса від 27.03.08 № 702. 
Виходячи зі змісту ст. 31 ГПК України, колегією суддів з метою з’ясування деяких питань по експертних висновках від 20.06.06 № 4802, 20.06.07 № 295, 27.03.08 № 702 для дачі пояснень були викликані в судове засідання експерти, які проводили зазначені вище експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
Заслухавши пояснення представників сторін та експертів, дослідивши наявні і додатково надані матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів не знайшла підстав для її задоволення з наступних підстав.
15.02.05 на підставі заявки від 25.08.04 відповідача 1 відповідач 2 здійснив державну реєстрацію знака для товарів і послуг “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” та видав свідоцтво України №47700 на ім’я відповідача 1. Позначення “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” зареєстроване для позначення товарів 03 класу МКТП.
На підставі заявки позивача від 16.03.04 відповідач 2 15.02.05 здійснив державну реєстрацію знака для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” та видав на ім’я позивача свідоцтво України № 47523. Позначення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” зареєстроване для позначення товарів 03, 16, 35 класів МКТП.
На думку позивача, реєстрація товарного знаку за свідоцтвом України №47700 порушує його права, в зв’язку з чим свідоцтво про видачу знака “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” підлягає визнанню недійсним.
Так, він вважає, що реєстрація товарного знаку за свідоцтвом України №47700 є дією, яка не відповідає умовам правової охорони (п. 1  ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).
Позивач наголошує, що відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких саме або споріднених з ними товарів і послуг. На його думку, позначення “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” (свідоцтво України № 47700 на ім’я відповідача 1) та позначення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” (свідоцтво України № 47523 на ім’я позивача) є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Звертаючи увагу суду на те, що його заявку на реєстрацію було подано раніше, позивач стверджує, що основою схожості є те, що знак за свідоцтвом № 47700 містить два елементи – словосполучення “HEAD & SHOULDERS” та “OCEAN ENERGY”. Він вважає, що словосполучення “HEAD & SHOULDERS” є позначенням, яке використовується відповідачем 1 на всіх його товарах по догляду за волоссям. Внаслідок цього єдиний елемент знака, який вказує на певний товар, є словосполучення “OCEAN ENERGY”, яке є таким, що повністю входить (поглинається) до позначення позивача. Отже,  свідоцтво № 47700 перешкоджає здійсненню позивачем його виключного права, передбаченого абз. 4 п. 5 ст. 16 Закону, оскільки надає відповідачеві 1 підстави для використання його знака. Крім того, на думку позивача, дії відповідача 1 щодо поєднання позначень “HEAD & SHOULDERS” та “OCEAN ENERGY” та їх реєстрація в якості самостійного знаку “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” є такими, що надають йому недобросовісну перевагу над позивачем у конкурентній боротьбі.
З наведених підстав позивач просить визнати свідоцтво № 47700 недійсним повністю, а також зобов’язати відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов’язати його здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”. Також Позивач просить заборонити відповідачеві 1 використовувати в Україні знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” для всіх товарів, зареєстрованих відповідно до свідоцтва № 47523.
Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач 1 стверджує, що спірне позначення за свідоцтвом № 47700 не є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням, яке зареєстровано на ім’я позивача раніше за свідоцтвом № 47523. Він звертає увагу суду на те, що знак “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” завдяки деформуванню написів, які є його словесними елементами, є комбінованим. Разом з тим, знак “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” є комбінованим лише умовно через наявність в ньому несловесного елемента “&”.  
Відповідач 2, посилаючись на результати експертизи позначення “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY”, проведеної на підставі заявки № 20040809016, вважає, що це позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону.
З експертного висновку від 20.06.06 № 4802, підготовленого експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Череповим Л.В., вбачається, що: 
- напис “OCEAN ENERGY” є сильним (домінуючим) елементом знаку за свідоцтвом України № 47700; 
- позначення, що охороняється за свідоцтвом № 47700, є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням, що охороняється за свідоцтвом № 47523; 
- знак “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України № 47700 в результаті його використання може вводити в оману споживача відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України № 47523 на знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”; 
- товари, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 47700, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 47523.
Повторна експертиза об’єктів інтелектуальної власності, що призначалася судом першої інстанції за клопотанням відповідача 1 (висновок від 20.06.07 № 295, підготовлений експертом Дорошенком О.Ф.) (далі – висновок № 295), свідчить:
- словосполучення “OCEAN ENERGY” не є домінуючим елементом знаку для товарів і послуг “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України № 47700; 
- знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” за свідоцтвом України № 47523 не має сильного (домінуючого) елемента; 
- знак для товарів і послуг “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України № 47700 та знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” за свідоцтвом України №47523 не схожі настільки, що їх можна сплутати; 
- знак для товарів і послуг “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України № 47700 не може вводити в оману щодо виробника товарів, а саме власника свідоцтва України № 47523 на знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”.
В мотивувальній частині висновку № 295 експерт, посилаючись на зміст ст. 5 Закону, довідкову літературу, зокрема, посібник Левічевої О.Д. “Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару”, К.: Інституту інтелектуальної власності і права, 2006 та інші джерела при відповіді на питання “Чи є словосполучення “OCEAN ENERGY” сильним (домінуючим) елементом знаку за свідоцтвом України № 47700”, зробив висновок, що знак для товарів та послуг “HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY” є словесним знаком, який виконаний у стандартному шрифтовому виконанні та складається з двох словосполучень “НЕАD&SHOULDERS” та “ОСЕАN ЕNERGY”, які за змістовими ознаками не пов’язані між собою. Поняття “домінуюче положення елемента позначення” застосовується, в основному, до комбінованих знаків, для словесних же знаків використовують поняття “сильні та слабкі елементи”.
“Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також: розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того, чи займає конкретний елемент домінуюче положення, необхідно розглядати ці критерії у сукупності”.
“До складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому таких позначень полягає на сильні елементи. Сильні елементи словесних позначень оригінальні, не мають описового характеру. Часто сильний елемент використовується як основа серії торговельних марок одного заявника (власника), утвореної шляхом приєднання до сильного елемента різних формантів”.
Виходячи з матеріалів справи, можна вважати, що компанія “Дзе Проктер енд Гембл Компані” створила серію торговельних марок на основі використання як сильного елемента знака “НЕАD&SHOULDERS”, таких як, наприклад, “ОКЕАНСКИЙ БРИЗ” та “АQUA ENERGY”, наслідком чого було продовження даної серії знаком “НЕАD&SHOULDERS OCEAN ENERGY”.
Експерт зазначає, що українському споживачеві давно відома марка “НЕАD & SHOULDERS” на ринку України, особливо для такої продукції як шампуні. Перш ніж придбати товар в магазині на полицях серед численної продукції різних торговельних марок, він спочатку буде шукати давно відому йому марку “НЕАD&SHOULDERS”, а вже потім вибирати з даної серії конкретний товар, наприклад з позначеннями “ОКЕАНСКИЙ БРИЗ”, “AQUA ENERGY” або “ОСЕАN ЕNERGY”, які є частинами, що приєднані до основного позначення “НЕАD&SHOULDERS”. Крім того, словосполучення “НЕАD&SHOULDERS” розташоване перед словосполученням “OCEAN ENERGY”  в досліджуваному знаку, отже буде сприйматися та вимовлятися першочергово, іноді не звертаючи увагу на наступну його частину. На підставі наведеного експерт робить висновок, що “НЕАD&SHOULDERS” є сильним елементом словесного знаку, має вирішальне смислове та фонетичне сприйняття.
Як зазначено у висновку № 295, причини розходження висновків повторної та первинної експертиз полягають у тому, що експерт за висновком судової експертизи від 20.06.06 № 4802 вважав, що позначення, що охороняється за свідоцтвом № 47700, є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням, що охороняється за свідоцтвом № 47523, який базувався на “рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності (офіційне видання: “Введение в интеллектуальную собственность. - Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998”, пункти 9.162-9.184), навчальному виданні “Тофіло А.В., Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності. Конспект лекцій, - К: Інститут інтелектуальної власності і права, 2002”, а також на “Правилах складання, подання та розгляду заявки на знак для товарів і послуг”.
Однак, при наданні такого висновку експертом порівнювались тільки позначення, визначене експертом як “домінуючий елемент” - “ОСЕАN ЕNERGY” товарного знаку за свідоцтвом № 47700 та словесне позначення “ОСЕАN ЕNERGY” за свідоцтвом № 47523, що є порушенням, на думку експерта, який складав висновок № 295, зазначених методичних рекомендацій, оскільки при визначенні схожості чи тотожності знаків не допускається виділення та порівняння окремих елементів позначень, вони повинні розглядатися в цілому.
Згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 27.03.08 № 702 словосполучення “OCEAN ENERGY” також не є сильним (домінуючим) елементом знаку за свідоцтвом України № 47700.
В знаку для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКІАНУ” за свідоцтвом України № 47523 домінуючими елементами виступають: – цілком форма позначення, що асоціюється з хвилею, та словосполучення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА”.
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47700 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 47523.
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47700 “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” не може в результаті його використання вводити в оману споживача відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України № 47523 на знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКІАНУ”, оскільки було встановлено, що порівнювані знаки не є схожими до ступеню змішування.
До знаку для товарів і послуг “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України № 47700 не входять сильні (домінуючі) елементи знаку “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКІАНУ” за свідоцтвом України № 47523.
Ухвалою від 28.05.08 у зв’язку з необхідністю з’ясувати деякі питання стосовно експертних висновків від 20.06.06 № 4802, від 20.06.07 № 295 та від 27.03.08 № 702 в судове засідання апеляційної інстанції для дачі пояснень були викликані експерти, що проводили зазначені вище експертизи.
Експерт Черепов Л.В., надаючи роз’яснення на висновок судової експертизи № 4802, пояснив, що його висновки базуються на тому, що він вважає словосполучення “OCEAN ENERGY” за свідоцтвом № 47523 таким, що займає домінуюче становище та має домінуючий характер розташування, а також вважає, що знак “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом № 47700 винятково завдяки словосполученню “OCEAN ENERGY” отримав розрізняльну здатність, оригінальність, а також нове семантичне значення у співвідношенні зі знаком “HEAD& SHOULDERS”. 
Експерт Дорошенко О.Ф., надаючи роз’яснення щодо результатів судової експертизи (висновок від 20.06.07 № 295), пояснив, що, у складі знаку “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY”  елемент “HEAD& SHOULDERS” є сильним, оскільки цей елемент є повторюваним у багатьох знаках, які належать відповідачеві 1. Отже, він є таким, що запам’ятовується споживачеві найшвидше і найбільше. Елемент “Оушен Енерджи” – друга частина, яка не запам’ятовується з першого разу. Перше і друге “Проктер енд Гембл”, “Оушен Енерджи”, українською мовою, принаймні набагато легше пересічному споживачу запам’ятати початок словосполучення, а ніж його кінець. Саме з цих підстав ми і зробимо висновок, що цей елемент є більш сильним, ніж другий елемент – “Оушен Енерджи”.
Експерт Тубелець О.А., погодившись з висновками експерта Дорошенка О.Ф., надаючи роз’яснення на висновок судової експертизи від 27.03.08 № 702, зокрема, зазначила, що у складі знаку “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” словосполучення “HEAD&SHOULDERS” є оригінальним та домінуючим.
Оцінивши висновки судових експертиз у відповідності до ст. 43 ГПК України у сукупності з іншими матеріалами справи та у відповідності з вимогами чинного законодавства, колегія суддів поділяє думки експертів Дорошенка О.Ф. та Тубелець О.А., висловлені у висновках від 20.06.07 № 295 та від 27.03.08 № 702 та поясненнях у судовому засіданні 18.06.08 з наступних підстав.
Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.
Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону. Так, зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких саме або споріднених з ними товарів і послуг.
Колегія суддів погоджується з позицією суду першої інстанції, що відносно словесних знаків найчастіше використовується поняття “сильні та слабкі елементи”, а виділення у складі словесного знака таких елементів нерозривно пов’язано з основною здатністю будь-якого знака виконувати свою основну функцію — відрізняти товари і послуги даного виробника від аналогічних товарів і послуг інших осіб. Виходячи з цього, розглядаючи товарний знак за свідоцтвом № 47700, суд погоджується з тими висновками, що частина знака “HEAD&SHOULDERS”, яка стійко асоціюється у свідомості споживача з конкретним виробником, є сильним елементом знака.
Отже, колегія суддів вважає, що при проведенні первинної судової експертизи експертом помилково порівнювалися тільки неправильно визначений домінуючий елемент “OCEAN ENERGY” позначення за свідоцтвом № 47700 та словесне позначення “OCEAN ENERGY” за свідоцтвом № 47523, що є порушенням Рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також Правил складання, подання та розгляду заявки на знак для товарів і послуг, в яких встановлено, що  при визначенні схожості чи тотожності знаків не допускається виділення та порівняння окремих елементів позначень, вони повинні розглядатися в цілому.
Таким чином, колегія суддів вважає, що позначення “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” (свідоцтво України № 47700) відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не є схожим настільки, що його можна сплутати, з позначенням “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” (свідоцтво України № 47523) та настільки, що може вводити в оману щодо виробника товарів 3 класу МКТП.
Як правильно встановив суд першої інстанції, вимоги про зобов’язання відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”, а також про заборону відповідачеві 1 використовувати в Україні знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”, який охороняється на підставі свідоцтва № 47523, є похідними від вимоги про визнання недійсним свідоцтва № 47700, тому при відмові у задоволенні позову в частині визнання недійсним свідоцтва № 47700 відсутні підстави для задоволення заявлених похідних вимог.
Керуючись ст.ст. 99, 101,103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд 
 
 
ПОСТАНОВИВ:
  
Рішення Господарського суду м. Києва від 23.10.07 у справі № 21/696 залишити  без змін, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” – без  задоволення. 
 
  Головуючий суддя                                                                      Григорович О.М. 
 
  Судді                                                                                          Гольцова  Л.А.
 
                                                                                          Рябуха  В.І.
 
 
  01.07.08 (відправлено) 
 
</BODY>
</HTML>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...